Während in der in der vorangegangenen Woche besprochenen Entscheidung zu because.com die Partei, die die Domain verloren hatte, sie über ein UDRP-Verfahren nicht zurückgewinnen konnte, war die Beschwerdeführerin, die die Domain smartcontract.com auf gleiche Weise verloren hat, erfolgreich. Was macht den Unterschied?

Die SmartContract Chainlink Ltd. betreibt ein Blockchain-unterstütztes Netzwerk und bietet verschiedene Dienstleistungen unter den Marken »SMARTCON« (am 05.09.2023 als US-Marke registriert) und »SMARTCONTRACT« an. Sie sieht ihre Rechte durch die Domain smartcontracts.com, die Sergey Nazarov, Mitgründer und CEO der Beschwerdeführerin, selbst 2014 registriert hatte, verletzt. Die Domain pflegte später ein Mitarbeiter, der 2023 das Unternehmen verließ, weshalb man wegen Nichtzahlung der Registrierungsgebühren die Domain 2023 verlor. Der aktuelle Inhaber erlangte in der Folge die Domain und bot sie zum Verkauf an. SmartContracts startete ein UDRP-Verfahren vor The Forum gegen den Expiry Assignment Service und Afternic LLC. Der Inhaber der Domain und eigentliche Gegner meldete sich nicht. Zur Zeit ist die Domain inaktiv. Als Entscheider wurde der australische Rechtsanwalt Nicholas J.T. Smith eingesetzt.

Smith bestätigte die Beschwerde und entschied auf Übertragung der Domain smartcontracts.com auf die Beschwerdeführerin, weil der Gegner sich in der Sache nicht meldete und nicht erklärte, warum er die Domain registrierte und zum Kauf anbot (The Forum Claim Number: FA2403002089491). Smith bestätigte die Ähnlichkeit zwischen Domain und Marke. Bei der Frage eines Rechts oder berechtigten Interesses des Gegners an der Domain stellte Smith zunächst den Anscheinsbeweis seitens der Beschwerdeführerin fest, die erklärt hatte, dass der Gegner von ihr nicht legitimiert sei, die Marke »SMARTCON« zu nutzen, und unter dem Domain-Namen nicht bekannt ist. Dass der Gegner die Domain zum Verkauf angeboten hat, stellte für Smith unter diesen Umständen kein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen oder eine rechtmäßige, nicht-kommerzielle oder faire Nutzung im Sinne der UDRP da. Er bestätigte deshalb das Fehlen eines Rechts auf Seiten des Gegners. Er bestätigte auch die Bösgläubigkeit des Gegners, weil er, unmittelbar nachdem er die Domain registriert hatte, sie zum Verkauf anbot. Smith erklärt allerdings, dass er diese Einschätzung nicht leichten Herzens mache. Der Domain-Name besteht aus zwei generischen Begriffen, die zusammen ihrerseits eine allgemeine Bedeutung haben. Es könne sein, dass der Gegner die Domain wegen genau dieser generischen Bedeutung registriert und zum Verkauf angeboten hat. Da er sich aber dazu entschieden hat, an dem Verfahren nicht teilzunehmen und sich nicht zu seinen Beweggründen zu erklären, und weil keine Beweise vorliegen, die die Schlussfolgerung zuließen, es liege keine bösgläubige Registrierung vor, war für Smith auch das dritte Element der UDRP erfüllt. Smith führt weiter aus, dass er unter diesen Umständen berechtigt sei, alle vernünftigen Behauptungen in der Beschwerde zu akzeptieren, nämlich dass der Gegner die Domain, die sich seit mindestens acht Jahren in der Inhaberschaft der Beschwerdeführerin oder von mit ihr verbundenen Personen befand, in Kenntnis der Beschwerdeführerin und ihres Rufs registrierte und versuchte, aus diesem Ruf Kapital zu schlagen, indem er die Domain zum Verkauf anbot. Damit lagen für Smith alle Voraussetzungen der UDRP vor und er entschied auf Übertragung der Domain auf die Beschwerdeführerin.

Vergangene Woche hatten wir den Fall because.com besprochen, bei dem die Beschwerdeführer ihre Domain wegen Nichtzahlung der Registrierungsgebühren verloren haben, die aber im UDRP-Verfahren scheiterten (WIPO Case No. D2024-0709). Auch dabei handelte es sich um einen generischen Begriff. In dem dortigen Fall hatte sich der Gegner allerdings gemeldet und erklärt, er sei Domain-Investor, »because« sei ein allgemeiner Begriff und eine Domain mit dem Namen zum Verkauf anzubieten, sei nicht rechtswidrig. Mit der gleichen Argumentation hätte, das klingt mehr oder minder aus der entschuldigenden Erklärung von Smith durch, hier der Gegner ebenfalls die Abweisung der Beschwerde erreichen können. Aber wie ebenfalls vergangene Woche im Beitrag über den Artikel von Domain-Anwalt Gerald M. Levine angeklungen ist: Es gibt zwei Konstanten in UDRP-Verfahren, 95 Prozent der Fälle beruhen auf Cybersquatting und führen zur Bestätigung der Beschwerde und der Übertragung der Domain, und Gegner solcher Fälle reagieren nicht auf das Verfahren, weil es nichts zu verteidigen gibt. Sollte doch einmal einer in einem klaren Cybersquatting-Fall der Beschwerde etwas entgegenhalten, zeige sich, dass sie gar nicht begreifen, welche Anforderungen die UDRP an sie stellt.

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Ein zweites Mal in diesem Jahr wurde im Streit um eine .ai-Domain eine UDRP-Beschwerde abgewiesen (bisher gibt es 30 Entscheidungen zu .ai-Domains in 2024). Der Fall ist komplex, das berufene Dreierpanel war sich uneins und das Ergebnis lässt einen unzufrieden zurück.

Die US-amerikanische Trimble Inc. startete 1978 mit Charlie Trimble und spätestens ab 1980 mit der Nutzung ihrer Marke »TRIMBLE«. Heute bietet die Trimble Inc. Technologien und Branchenlösungen, mit denen sie die physische und digitale Welt mit Daten und integrierter Technologie verbindet. Sie sieht ihre Markenrechte durch die Domain trimble.ai verletzt, weswegen sie ein UDRP-Verfahren vor The Forum startete. Sie trägt unter anderem vor, die Domain habe zu einer Website geführt, die Dienstleistungen für Nutzer des Trimble Business Center anbietet, mit dem wahrscheinlichen Ziel, Kunden von der Website von Trimble auf die Website des Beschwerdegegners umzuleiten oder Kunden und Benutzer der Beschwerdeführerin für das AI-Geschäft des Gegners zu gewinnen. Zeitweise wurde die Domain zum Preis von mindestens US$ 300.000,– angeboten; es bestand auch eine Weiterleitung auf meeno.ai. Der Gegner betreibe keine Website, nutze sie aber für betrügerische eMail.

Gegner ist der Kanadier Jeff Graham. Er hält unter anderem entgegen, dass die Beschwerdeführerin und er, als Teil des kanadischen Technologieunternehmens Pique Innovations Inc., 2017 begannen, Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen, um einige der Forschungsergebnisse von Pique Innovation im Bereich des maschinellen Lernens in einige der Angebote von Trimble zu integrieren. Im Zuge dessen registrierte er 2018 die Domain trimble.ai. Mehr als sieben Jahre habe man zusammengearbeitet und sei als Vortragende bei Trimble-Kongressen aufgetreten, um über die Zusammenarbeit zu berichten. Pique war Lizenznehmer von Trimble und erhielt einen API-Zugang für die Integration mit dem Trimble Connect-Produkt. Als Pique im November 2023 von den Anwälten der Beschwerdeführerin wegen einer Markenrechtsverletzung durch die Domain trimble.ai abgemahnt und zur Übertragung der Domain aufgefordert wurde, habe man die eigentliche Website, die auf Trimble verwies, heruntergenommen und sie dann zweimal unterschiedlich weitergeleitet, einmal auch auf eine Seite mit dem Verkaufsangebot für mindestens US$ 300.000,–. Man habe Kontakt zu Trimble direkt herzustellen versucht, um die Sache zu klären, aber bekam keine Antwort. Graham versichert, man habe nie eine eMail über trimble.ai versandt. Das berufene Panel bestand aus dem Rechtsprofessor Darryl C. Wilson als Vorsitzendem und dem kalifornischen Rechtsanwalt Paul M. DeCicco sowie dem britischen Rechtsanwalt Adam Taylor als Beisitzenden.

Das Panel wies die Beschwerde zurück, wobei allerdings DeCicco in einer Mindermeinung der Beschwerde stattgegeben hätte (The Forum Claim Number: FA2403002087048). Unproblematisch war die Frage von Ähnlichkeit zwischen Marke und Domain, die alle drei bestätigten. Auch die Frage eines Rechts oder berechtigten Interesses des Gegners an der Domain ging zu Gunsten der Beschwerdeführerin aus: Die Beschwerdeführerin erklärte, der Gegner sei unter dem Domain-Namen nicht bekannt, sei nicht mit ihr verbunden und auch nie autorisiert gewesen, die Marke »TRIMBLE« zu nutzen. Der Gegner seinerseits habe nicht behauptet, die Beschwerdeführerin habe ihm die Registrierung der Domain ausdrücklich genehmigt. Er habe auch nicht widerlegt, dass er nicht autorisiert sei, die Marke der Beschwerdeführerin zu nutzen. Das Gremium stellte weiter fest, dass der Gegner auch nicht unter dem Domain-Namen bekannt sei. Aus diesen Gründen sahen sie keine Berechtigung des Gegners zu Nutzung der Domain, und sahen das zweite Element durch die Beschwerdeführerin als erfüllt an.

Die Meinungen des Panels gingen aber bei der Frage der Bösgläubigkeit des Gegners auseinander. Noch einig war man sich, dass die Beschwerdeführerin wiederholt falsche Angaben über die Art der Beziehung zwischen den Parteien gemacht habe. Der Gegner behauptete, es bestehe eine Geschäftsbeziehung, und die Beschwerdeführerin räumte später ein, man habe Verträge über die gegenseitige Geheimhaltung von Eigentumsrechten sowie über die Lizenzierung der Nutzung der Produkte der Beschwerdeführerin durch den Gegner zur Interaktion mit den Produkten und Dienstleistungen von »TRIMBLE« geschlossen. Und obwohl beide die Geschäftsbeziehung bestätigten und dass man rund 3.000 eMails hin- und hergeschickt habe, so war sich das Panel auch darin einig, dass es beim Streit nicht vorrangig um die Geschäftsbeziehung gehe, sondern wirklich um die Rechte an der Domain und dass die UDRP das abbilden könne. Nach Ansicht von Wilson und Taylor allerdings habe die Beschwerdeführerin den Fehler gemacht, nicht von Anfang an klar mitzuteilen, dass die Domain trimble.ai für die gemeinsame Zusammenarbeit registriert wurde. Der Gegner habe sich seinerseits auch nicht klar über die beabsichtigte Verwendung der Domain geäußert. Es sei aber nicht undenkbar, dass er die allgemeine Absicht hatte, sie in gutem Glauben in Zusammenarbeit mit der Beschwerdeführerin zu verwenden. Die Beschwerdeführerin zeigte einen generellen Mangel an Wahrhaftigkeit und Offenheit in Bezug auf die Beziehung zwischen den Parteien, und legte keine Beweise oder Details bezüglich des behaupteten Phishings und weiterer falscher Behauptungen vor, die dem Gegner eine bösgläubige Registrierung der Domain unterstellen. Taylor und Wilson meinten unter anderem, dass der Gegner die Domain zum Verkauf anbot, spreche in diesem Fall nicht für seine Bösgläubigkeit. Das Verkaufsangebot erging erst, nachdem er von dem UDRP-Verfahren erfuhr, während er noch von einem Missverständnis hinsichtlich der Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung ausging, aber auf seine Anfrage bei Trimble keine Antwort erhielt. Dieses Verkaufsangebot spiegele nicht die eigentliche Intention und Haltung fünf Jahre zuvor bei Registrierung der Domain wider. Damit war für die Mehrheit des Dreierpanels klar, dass die Bösgläubigkeit bei Registrierung der Domain nicht nachgewiesen und die Beschwerdeführerin somit mit ihrer Beschwerde gescheitert sei.

Anderer Ansicht zeigte sich allerdings DeCicco, für den die Domain-Registrierung bösgläubig war. Die Geschäftsbeziehung der Parteien gäbe keinen Hinweis darauf, dass der Gegner berechtigt gewesen sei, die Marke »TRIMBLE« für eine Domain zu nutzen. Nach der Registrierung hielt der Gegner die Domain passiv, bot sie zum Verkauf an und leitete sie auf verschiedene Domains und Websites weiter. Darüber hinaus erklärte er nicht, welche gutgläubige Verwendung ihm bei Registrierung der Domain vorschwebte. DeCicco fiel es schwer, sich eine solche gutgläubige Verwendung vorzustellen, außer vielleicht, dass der Gegner die Domain auf Aufforderung an die Beschwerdeführerin übergeben würde, was er aber auf die Abmahnung hin nicht tat. Gleichwohl war die Mehrheit von Taylor und Wilson bestimmend, die Beschwerde wurde abgewiesen und die Domain verblieb beim Gegner.

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